Redacción de patentes: empleo de la diferenciación de reclamos para garantizar una construcción amplia

NOTA DEL EDITOR: Este artículo es un extracto deReglas de redacción de patentes: orientación de casos del circuito federal , edición de 2014, que ya está disponible en Amazon.com. Esta es la quinta entrega de la serie. Para leer otras entregas por favor veaJoseph Root sobre la redacción de solicitudes de patentes.

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El obstáculo más importante para lograr la amplitud de las patentes en la ley de patentes contemporánea radica en la propensión del Circuito Federal a importar imitaciones de la especificación a las reivindicaciones. El Tribunal justifica sus acciones simplemente discerniendo la intención del inventor de limitar la invención. El contraataque más efectivo a esa actividad es la diferenciación de reclamos: el concepto de que se presume que los reclamos tienen diferentes significados, por lo que una limitación expresamente presente en un reclamo no debe interpretarse en otro reclamo, particularmente cuando el reclamo más limitado depende del más amplio. La formulación de esa regla por parte del Circuito Federal quedó bien establecida en SRI Int'l v. Matsushita Elec. Corp.: "Es ley establecida que cuando un reclamo de patente no contiene una cierta limitación y otro reclamo sí, esa limitación no se puede leer en el reclamo anterior para determinar la validez o la infracción".

Los tribunales a menudo expresan este principio en términos de evitar la redundancia de reclamos. El tribunal de Phillips enfrentó esa pregunta al tratar con paneles de acero que se pueden soldar para formar paredes resistentes al vandalismo. El reclamo más amplio incluía una limitación "deflectores de acero internos que se extienden hacia adentro desde las paredes de la carcasa de acero". El tribunal estaba obligado a determinar exactamente qué características estaban implícitas en el término "deflectores", y una técnica empleada para ese fin fue un examen de las demás reclamaciones. Por ejemplo, la reivindicación 6 dependiente rezaba, "los deflectores internos de ambas secciones del panel exterior se superponen y se entrelazan en ángulos proporcionando paneles deflectores que se extienden desde un extremo del módulo hasta el otro". "Si los deflectores citados en la reivindicación 1 estuvieran inherentemente colocados en ángulos específicos", razonó el tribunal, "la reivindicación 6 sería redundante". Por lo tanto, una interpretación de la Reivindicación 1 que incluyera un ángulo específico sería impropia, según la doctrina de la diferenciación de las reivindicaciones.

Para aplicar este principio al problema de la amplitud de la reivindicación, considérese una patente que desvele una sola realización, con una reivindicación principal cuyo alcance se extienda más allá de la realización (pero dentro del ámbito de cualquier técnica anterior citada). Como se discutió extensamente en otro lugar, sin reclamos diversos, es probable que los tribunales determinen que la realización no simplemente ilustra la invención; es la invención. Luego, el tribunal sigue con prontitud al leer las limitaciones de la realización en las reivindicaciones.

Ese problema aparece en nCube Corp. v. SeaChange Int'l, Inc., donde la tecnología abordó el almacenamiento y la recuperación de datos en un entorno de red. La reivindicación 1 se elaboró ​​de manera amplia e incluía, "un administrador ascendente que recibe mensajes de dicho cliente y enruta dichos mensajes a un servicio apropiado en dicho servidor, dicho administrador ascendente está acoplado a una primera red". La especificación establece solo una realización. La realización empleó el direccionamiento lógico para enviar mensajes, utilizando el administrador aguas arriba la dirección lógica para establecer un "circuito virtual" único para la conexión con un cliente individual. La Reclamación 1 habla únicamente de "enrutamiento de dichos mensajes", sin especificar direcciones lógicas o físicas, y el infractor acusado argumentó que la Reclamación 1 debería limitarse al direccionamiento lógico, porque ese proceso es el único establecido en la realización. A la luz de los resultados en situaciones similares, se debe atribuir al menos una alta probabilidad de que la limitación de direccionamiento lógico se hubiera incluido en la afirmación, pero por un hecho: la afirmación dependiente 2 menciona específicamente la limitación del "circuito virtual", y la afirmación dependiente 4 añade direccionamiento lógico. Por lo tanto, limitar el reclamo 1 al direccionamiento lógico "leería inadmisiblemente la limitación de 'conexión virtual' del reclamo 2 en el reclamo 1, haciendo que estos reclamos sean redundantes".

La diferenciación de reclamos es un arma poderosa. Usado con cuidado, puede bloquear completamente la importación de limitaciones de una realización. Los redactores deben almacenar esta herramienta al alcance de la mano, y en cualquier situación en la que el alcance de una reivindicación principal exceda el alcance literal de la realización más amplia, las reivindicaciones deben inventariarse para garantizar que cada limitación presente en la realización pero no en la reivindicación sea o se convierta en objeto de una reivindicación dependiente.

[Universidad-1]

Clase variable

La doctrina de la diferenciación de reclamos generalmente aborda el efecto específico de tener reclamos que difieren en algún aspecto; es decir, los reclamos en cuestión están separados, cada uno con su propio alcance independiente. Esta doctrina no dice nada, sin embargo, acerca de las ventajas o efectos particulares de las diferencias de reclamaciones específicas. Sin embargo, el análisis revela que se pueden identificar dos diferencias principales: reclamaciones de diversa clase y alcance.

Como cuestión de buena práctica de redacción, aparte de las consideraciones de validez ante el Circuito Federal, la redacción de reclamos en varias clases estatutarias debe ser la regla general del profesional. Proporcionar reclamos de diferentes clases estatutarias permite al redactor presentar reclamos de contenido que van desde lo puramente funcional hasta lo puramente estructural, confiando en que la diferenciación de reclamos mantendrá la línea entre estos reclamos.

El resultado se ilustra en DSW, Inc. v. Shoe Pavilion, Inc., en relación con una patente dirigida a un sistema y método para almacenar y exhibir una gran cantidad de calzado para el autoservicio del cliente. El litigio abordó seis reclamos: tres se referían a métodos para exhibir y almacenar calzado, y tres estaban dirigidos a aparatos. Con respecto a la exhibición y almacenamiento de calzado, un reclamo mencionaba un módulo de exhibición de calzado y separador de pilas; una segunda abordó un sistema para exhibir y almacenar calzado; y un tercero reclamaba un mueble para exhibir y guardar calzado. Cada una de las reivindicaciones del aparato incluía un "conjunto de rieles y rodillos", mencionado como un componente de un módulo de soporte. Cada una de las reivindicaciones del método incluía un "proveedor de pila posicionable móvil horizontalmente, dispuesto generalmente verticalmente", mencionado de esa manera en la reivindicación independiente e incluyendo detalles adicionales en cada reivindicación dependiente. Ninguna reivindicación de método incluía un "conjunto de rieles y rodillos".

No obstante, el tribunal de distrito importó la limitación del "ensamblaje de rieles y rodillos" a las reivindicaciones del método. El Circuito Federal invirtió esa interpretación, caracterizando las reivindicaciones del método como amplias pero no ambiguas. El tribunal estableció la regla aplicable, citando una decisión anterior:

[E]ste tribunal se ha adherido consistentemente a la proposición de que los tribunales no pueden alterar lo que el titular de la patente ha elegido reclamar como su invención, que las limitaciones que aparecen en la especificación no se interpretarán en las reivindicaciones, y que interpretar lo que significa una palabra en un La afirmación "no debe confundirse con la adición de una limitación extraña que aparece en la especificación, lo cual es impropio".[1]

Tenga en cuenta que el redactor aquí logró varios objetivos. En primer lugar, los detalles del "conjunto de rieles y rodillos" se establecieron en varios contextos diferentes. En la medida en que esta limitación pueda superar una referencia del estado de la técnica, la redactora se brindó varias vías para lograr este objetivo. Además, se combinó una forma ampliada del mismo conjunto, recaracterizado como un "divisor de pila posicionable móvil horizontalmente", con las reivindicaciones del método, proporcionando un ángulo completamente diferente desde el cual abordar la patentabilidad.

Alcance variable

Dentro de una sola clase estatutaria, la diferenciación de reclamaciones se logra más fácilmente variando el alcance de las reclamaciones. Una demanda independiente amplia, con demandas dependientes más estrechas, no solo maximiza la probabilidad de obtener una cobertura de infracción óptima, sino que también aumenta las posibilidades de lograr la construcción de demanda deseada. Además, el contenido de los reclamos dependientes a menudo puede ayudar a definir los contornos del reclamo principal.

Un ejemplo típico se puede ver en Finisar v. DirectTV Group, donde la patente se refería a la transmisión de programas de audio y video a los consumidores. El proceso reivindicado requería filtrar un flujo de datos que transportaba contenido multimedia para identificar un conjunto específico de paquetes de datos que contenían contenido seleccionado por un usuario. Ese paso fue seguido por "descargar en un dispositivo de almacenamiento de memoria aquellos de dichos paquetes de datos recibidos que coincidan con dicho conjunto específico de paquetes de datos solicitados". La construcción del reclamo giraba en torno a si el método requería el almacenamiento de los datos descargados o si el simple acto de descargar constituía una respuesta suficiente al término del reclamo. El tribunal de distrito había interpretado el término en el sentido de que "el filtro de datos transfiere a un dispositivo de almacenamiento de memoria los paquetes de datos especificados en los datos del filtro", sin requerir el almacenamiento de los datos para su posterior disponibilidad.

El tribunal consideró un reclamo dependiente, que modificó el paso de descarga. Allí, la recitación incluía "almacenar temporalmente los paquetes de datos recibidos en un búfer" y "enviar esos paquetes de datos en dicho búfer" a un "destino predefinido". El hecho de que tanto un búfer como un "destino predefinido" se mencionaran específicamente, razonó el tribunal, indicaba que el búfer no podía ser el "dispositivo de almacenamiento de memoria" del reclamo principal. Además, el objetivo de la invención, que permite a los consumidores ver contenido de medios bajo demanda, no se cumpliría a menos que los datos se almacenaran durante algún tiempo. Por lo tanto, la descarga se interpretó como "transferir los datos deseados a un dispositivo capaz de guardarlos para un acceso posterior".

En un caso relacionado con contenedores de transporte, en el que la demanda principal se refería a una estructura de almacenamiento "acoplada a" un contenedor, el tribunal interpretó que el acoplamiento se restringía a la unión directa, en lugar de indirecta, lo que condujo a una sentencia de no infracción. Sin embargo, el Circuito Federal examinó los reclamos dependientes y notó que un reclamo dependiente recitaba un anexo indirecto. A la luz de ese hecho, dijo el tribunal, "se presume que el alcance de la demanda independiente 1 es más amplio para permitir otros tipos de embargos indirectos". La interpretación de la reivindicación se amplió en consecuencia. Se obtuvo un resultado similar con respecto a los anteojos, donde un reclamo independiente mencionó "un miembro magnético", que el infractor acusado argumentó que debería limitarse a un imán permanente. Debido a que un reclamo dependiente limitaba específicamente el "miembro magnético" a "imán", el tribunal estuvo de acuerdo con la lectura amplia.

Uno puede y debe emplear reclamos de alcance variable para lograr el objetivo directo de variar el alcance de la cobertura. La sugerencia aquí va más allá de ese objetivo, al emplear los reclamos limitados para preservar los reclamos amplios. En cierto sentido, ese proceso le da la vuelta a la redacción de reclamos, pero Disclosure Revolution puede hacerlo.

Cuidado con las excepciones

En la mayoría de las circunstancias, la redacción de reclamos se las arregla con un poco de ayuda de sus amigos, pero hay límites. Ocasionalmente, la diferenciación de reclamos se topa con Disclosure World, choca y pierde. Un ejemplo notable, que presenta un vigoroso desacuerdo entre el juez principal Rader en el rincón de diferenciación y los jueces Lourie y Plager, ocurrió en Retractable Technologies, Inc. v. Becton, Dickinson and Co. La tecnología se refería a jeringas retráctiles, en las que la aguja se retrae en el cuerpo de la jeringa después de su uso. La construcción de la reivindicación en disputa se centró en si el cuerpo de la jeringa se formó necesariamente en una sola unidad oa partir de múltiples elementos. La reivindicación independiente rezaba, "[una] jeringa que comprende un cuerpo hueco". Siguió una reivindicación dependiente, que pedía "[l]a jeringa de la reivindicación 1 que comprende un cilindro de una sola pieza". La clásica diferenciación de reclamos, sostuvo el juez principal Rader, exigiendo un reclamo amplio e independiente. La opinión del juez Lourie invocó a Phillips a centrarse en la especificación, donde se describió repetidamente que la jeringa tenía un cuerpo de una sola pieza, tanto en la Descripción detallada como en el Resumen. Los antecedentes distinguen la invención reivindicada de la técnica anterior sobre la base de un cuerpo de una sola pieza, y los dibujos muestran solo una construcción de una sola pieza. Teniendo en cuenta toda esta descripción, el juez Lourie concluyó que "se requiere una construcción de 'cuerpo' que limite el término a un cuerpo de una sola pieza para atar las reivindicaciones a lo que las especificaciones indican que el inventor realmente inventó". El juez principal Rader responde con un razonamiento directamente del mundo clásico del dominio de reclamos:

Cuando el inventor intentó imponer una limitación estructural de una sola pieza, lo hizo explícitamente, como se muestra en las reivindicaciones dependientes 14 y 57 de la patente '224. En consecuencia, este tribunal no debería imponer tal limitación estructural a las reclamaciones que simplemente usan el término "cuerpo" sin un modificador de "una sola pieza". Tal construcción es contraria al significado ordinario y habitual de la palabra "cuerpo", viola la doctrina de la diferenciación de reivindicaciones y carece de respaldo en las patentes en cuestión.

La diferenciación de reclamos es un arma excelente, pero algunos días gana Disclosure World.

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